Abstrakt

§ 1. Charakterystyka ogólna  W świetle przepisów określających treść prawa ochronnego na znak towarowy (art. 153 i 154 PrWłPrzem) nie budzi wątpliwości wyłączna kompetencja uprawnionego z rejestracji do nakładania znaku na towar, wprowadzania tak oznaczanych towarów do obrotu oraz reklamy towarów pod tym znakiem. Powstaje jednak pytanie, mające duże znaczenie praktyczne, o uprawnienia podmiotu prawa ochronnego w stosunku do towarów ze znakiem, które już zostały wprowadzone do obrotu przez niego lub za jego zgodą przez osobę trzecią. Wprowadzenie do obrotu towaru ze znakiem oznacza najczęściej wyzbycie się prawa własności tych towarów. Natomiast prawa do znaku towarowego zachowuje nadal ich zbywca. Wynika z tego, że powstaje kolizja uprawnień prawnorzeczowych nabywcy towarów z prawem z rejestracji znaku towarowego zbywcy towarów. Rozstrzygnięcie tej kolizji jest konieczne nie tylko ze względu na uzasadnione interesy zbywcy i nabywcy „markowych towarów”, ale również ze względu na potrzebę zapewnienia swobodnego obrotu handlowego tymi towarami. Pełne uwzględnienie rzeczywistych lub rzekomych interesów zbywcy towarów – uprawnionego z rejestracji – prowadziłoby do poddania jego kontroli, na podstawie prawa ochronnego, dalszej dystrybucji tych towarów, co niewątpliwie godziłoby w interes nabywcy i radykalnie ograniczyłoby handel towarami opatrzonymi znakami towarowymi. Nabywca towarów ze znakiem byłby zmuszony poprzedzać ich kolejne zbycie uzyskaniem każdorazowo zgody uprawnionego z rejestracji. Pominięcie interesu uprawnionego z rejestracji – zbywcy towarów – mogłoby ze względu na potrzebę zapewnienia swobody obrotu handlowego i interesu nabywcy prowadzić do sytuacji istotnego zagrożenia jego pozycji rynkowej. Towar pod znakiem mógłby być bowiem przedmiotem dowolnej ingerencji nabywcy, co stawiałoby nawet pytanie o celowość utrzymywania systemu ochrony prawnej znaków towarowych.  Rozstrzygnięcie wskazanej kolizji, jako bezwzględnie konieczne, wymaga skrupulatnego wyważenia interesów wszystkich uczestników gry rynkowej. Znajduje to wyraz w konstrukcji wyczerpania prawa z rejestracji znaku towarowego. W ogólnym ujęciu wyraża się ona w tym, że czynność przeniesienia prawa własności konkretnego egzemplarza towaru ze znakiem wraz z wydaniem towaru przez uprawnionego z rejestracji lub za jego zgodą przez inną osobę powoduje zgaśnięcie (konsumpcję) prawa do danego znaku w odniesieniu do tego egzemplarza. Skutkiem wyczerpania (zgaśnięcia) prawa do znaku towarowego jest możliwość, zasadniczo pełnego, korzystania przez nabywcę ze swoich uprawnień właścicielskich wobec tego egzemplarza produktu. Fakt wyczerpania prawa wyłącza bowiem możliwość wystąpienia wobec nabywcy przez uprawnionego z rejestracji – zbywcę towaru – w razie korzystania z towaru, a w szczególności w razie odsprzedaży towarów, ze skargą z tytułu naruszenia prawa z rejestracji. Interes uprawnionego z rejestracji znaku towarowego jest wszakże zabezpieczony poprzez zakazanie działań dotyczących towarów pod znakiem, jeżeli te działania wpływałyby negatywnie na towar, który jest przecież, ze względu na funkcje wykonywane przez znak towarowy w obrocie, zawsze przypisywany uprawnionemu do tego znaku.   Uchylona 22.8.2001 r. ustawa z 31.1.1985 r. o znakach towarowych1 nie zawierała przepisów regulujących expressis verbis wyczerpanie prawa z rejestracji znaku towarowego. Doktryna prawa uzasadniała wyczerpanie tego prawa celem ustawy, który wyrażał się w udzieleniu ochrony prawnej funkcji oznaczenia pochodzenia realizowanej przez znak towarowy. Prawo z rejestracji znaku stanowiło podstawę ochrony potencjalnych nabywców towarów pod tym znakiem przed pomyłkami co do pochodzenia towarów. Prawo to nie mogło natomiast stanowić podstawy kontroli dalszej dystrybucji towarów, jeżeli towar został już przez uprawnionego lub za jego zgodą przez inną osobę wprowadzony do obrotu. Niezależnie bowiem od tego, ile razy towar był przedmiotem rozporządzenia, znak towarowy zawsze wskazuje na jedno i to samo źródło pochodzenia tego konkretnego towaru2.   De lege lata wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy jest uregulowane przepisem art. 155 PrWłPrzem. Wprowadzenie do systemu prawa polskiego ustawowej regulacji wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy jest przede wszystkim skutkiem wykonania obowiązku Polski, jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dostosowania polskiego prawa znaków towarowych do art. 7 dyrektywy 2008/953.   Przepis art. 155 ust. 1 PrWłPrzem stanowi, że prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą. Z przepisu tego wynika, że wskazane wprowadzenie towarów ze znakiem do obrotu na terytorium Polski wyłącza możliwość skutecznego wystąpienia z roszczeniami z tytułu naruszenia prawa ochronnego wobec każdoczesnego nabywcy towarów z tym znakiem. Skutkiem takiego wprowadzenia towaru ze znakiem towarowym do obrotu jest bowiem wyczerpanie (wygaśnięcie) prawa ochronnego w odniesieniu do konkretnych towarów. Każdoczesny nabywca towarów245ze znakiem może zatem podejmować dowolne działania dotyczące towaru ze znakiem. W szczególności nabywca tych towarów może bez przeszkód rozporządzać tym towarem na obszarze Polski (zob. jednak art. 155 ust. 3 PrWłPrzem). Przepis art. 155 ust. 1 PrWłPrzem wiąże skutek wyczerpania ograniczony do terytorium Polski. Ratio legis takiej regulacji stanowi potrzeba zapewnienia nieskrępowanego obrotu handlowego w Polsce towarami ze znakiem towarowym.   Przepis art. 155 ust. 2 PrWłPrzem przewiduje, że nie stanowi również naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy import oraz inne działania, o których mowa w ust. 1, dotyczące towarów oznaczonych tym znakiem towarowym, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą. W świetle tego przepisu nie zachodzi naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy również w razie wprowadzenia towaru do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgodą na terytorium innego państwa niż Polska, jeżeli to państwo należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego4. Przepis art. 155 ust. 2 PrWłPrzem rozciąga zatem skutek wyczerpania prawa ochronnego z art. 155 ust. 1 na towary wprowadzone do obrotu poza obszarem Polski, jeżeli nastąpiło to w jednym z pozostałych państw EOG. Ratio legis tego przepisu należy upatrywać w wykonaniu obowiązku państwa członkowskiego w dostosowaniu przepisów prawa wewnętrznego do regulacji prawa unijnego oraz w zapewnieniu swobody przepływu towarów na całym obszarze EOG.   Przepis art. 155 ust. 3 PrWłPrzem stanowi, że przepisów art. 155 ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli przemawiają za tym uzasadnione względy, które pozwalają uprawnionemu sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów, w szczególności, jeżeli po wprowadzeniu do obrotu zmieni się lub pogorszy stan towarów. Uprawniony z rejestracji może zatem wystąpić z roszczeniem z tytułu naruszenia prawa ochronnego pomimo jego wyczerpania, jeżeli już po wprowadzeniu towaru do obrotu nastąpią wymienione ingerencje w towar ze znakiem. Uprawniony może wystąpić z zakazem dalszej dystrybucji tych towarów, powołując się na fakt naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. Przepis art. 155 ust. 3 PrWłPrzem przyznaje expressis verbis prawo sprzeciwienia się dalszej dystrybucji tych towarów. Mogłoby to sugerować, że uprawnionemu z rejestracji służy jedynie roszczenie o zaniechanie kolejnego wprowadzania towarów do obrotu. Uwzględnienie art. 155 ust. 3 PrWłPrzem w toku wykładni art. 155 ust. 1 PrWłPrzem, prowadzi do wniosku, że wystąpienie uzasadnionych względów ma takie skutki jak naruszenie prawa ochronnego. W rezultacie uprawniony z rejestracji może wystąpić z wszystkimi roszczeniami, jakie są przewidziane w takiej sytuacji (art. 296 ust. 2 w zw. z art. 155 ust. 3 PrWłPrzem).   Przepis art. 155 PrWłPrzem wytycza granice prawa z rejestracji znaku towarowego, określa zakres tego prawa, co wynika jednoznacznie z ust. 1 tego przepisu. Dlatego w razie wystąpienia z powództwem przez uprawnionego z rejestracji znaku towarowego w Polsce wobec osoby, która rozporządza prawem do towaru ze znakiem, pozwany może podnieść skutecznie zarzut wyczerpania prawa ochronnego w odniesieniu do tego konkretnego egzemplarza towaru, jeżeli uprawniony samodzielnie lub za jego zgodą inna osoba wcześniej wprowadziła właśnie ten produkt do obrotu na terytorium Polski lub innego państwa należącego do EOG, a po tym wprowadzeniu nie nastąpiły okoliczności, których dotyczy art. 155 ust. 3 PrWłPrzem.   W toku stosowania przepisów prawa polskiego dotyczących wyczerpania prawa ochronnego konieczne jest uwzględnienie art. 7 dyrektywy 2008/95 oraz art. 36 TFUE (d. art. 30 TWE)5 w interpretacji tych przepisów ustalonej przez Trybunał Sprawiedliwości w bogatym orzecznictwie. Ten obowiązek prounijnej wykładni wynika bezwzględnie z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w UE. Dlatego charakterystyka regulacji prawa polskiego jest poprzedzona zwięzłym przedstawieniem stanowiska prawa unijnego odnoszącego się do wyczerpania prawa do znaku towarowego. § 2. Wyczerpanie w prawie unijnymI. Zasada swobody przepływu towarów a prawo znaków towarowych  Przepis obecnie art. 34 TFUE (d. art. 28 TWE) zakazuje ograniczeń ilościowych i innych ograniczeń o skutku podobnym w handlu pomiędzy państwami członkowskimi (zasada swobody przepływu towarów). Przepis ten, ze względu na zwięzły charakter i bardzo duże znaczenie praktyczne, jest przedmiotem wielu wyroków Trybunału Sprawiedliwości. Z punktu widzenia przedmiotu niniejszej wypowiedzi kluczowe znaczenie mają wyroki w sprawach Dassonville, Cassis de Dijon oraz Keck i Mithuard.   Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w sprawie Dassonville6 stwierdził: „wszystkie przepisy państwa członkowskiego,246które mogą ograniczać bezpośrednio lub pośrednio rzeczywiście lub potencjalnie handel wewnątrzwspólnotowy, można uznać za środki o skutku podobnym do ograniczeń ilościowych”. W świetle tego wyroku środkiem o skutku podobnym do ograniczeń ilościowych (środki równoważne) są również wszystkie przepisy prawa krajowego odnoszące się generalnie do własności przemysłowej, w tym prawa znaków towarowych. Środkiem o skutku podobnym do ograniczeń ilościowych są również prawa podmiotowe udzielone (powstałe) na podstawie krajowych przepisów prawa własności przemysłowej7. Dlatego też prawa do znaków towarowych w krajach członkowskich Unii Europejskiej, analogicznie do wszystkich pozostałych państw członkowskich, są objęte zakresem zakazu z art. 34 TFUE (d. art. 28 TWE).   W kolejnym wyroku w sprawie Cassis de Dijon8 Trybunał pojęciem środków podobnych do ograniczeń ilościowych objął także te wszystkie regulacje prawne, które są jednakowo stosowane do krajowych i importowanych towarów. Jednakże z zakresu zastosowania art. 34 TFUE (d. art. 28 TWE) wyłączył przepisy, które są niezbędne ze względu na wymogi konieczne dotyczące w szczególności zapewnienia efektywności...