Roszczenia w przypadku naruszenia patentu

Studia Prawa Prywatnego | 01/2011
Elżbieta Traple, Paweł Podrecki

§ 1. Legitymacja materialna do dochodzenia roszczeń  Legitymowanym czynnie w procesie o naruszenie patentu jest patentowo uprawniony. Niemniej ponieważ przeniesienie patentu staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu tego przeniesienia do rejestru patentowego (art. 67 ust. 3 PrWłPrzem), nabywca prawa z patentu nie będzie miał skutecznego roszczenia w stosunku do naruszyciela do chwili dokonania wpisu.   Jeśli jest kilka podmiotów współuprawnionych z patentu, każdy z nich, bez zgody pozostałych, może dochodzić roszczeń w razie naruszenia patentu (art. 72 ust. 1 PrWłPrzem).   W związku z tym, że art. 72 PrWłPrzem w ust. 3 odsyła w zakresie nieuregulowanym w ust. 1 i 2 do odpowiedniego stosowania przepisów KC o współwłasności w częściach ułamkowych, o ile umowa o wspólności patentu nie stanowi inaczej, powstaje pytanie, czy regulacja z ust. 1, dotycząca legitymacji czynnej w procesie o naruszenie, ma charakter bezwzględnie obowiązujący, czy też umowa o wspólności patentu może przewidywać inne rozwiązanie tej kwestii. Jesteśmy zdania, że uprawnienie do dochodzenia roszczeń z powodu naruszenia patentu jest podstawowym uprawnieniem związanym z prawem z patentu i nie może być, zgodnie z art. 72 ust. 1 PrWłPrzem, zbyte ani nie można się go zrzec. Przyjęte w art. 72 ust. 1 PrWłPrzem rozwiązanie pozostaje w pełnej korelacji do art. 209 KC, zgodnie z którym czynności zmierzające do zachowania wspólnego prawa mogą być wykonywane przez każdego ze współwłaścicieli. Nie ma natomiast przeszkód, aby współuprawnieni w umowie o wspólności patentu zobowiązali się do niewystępowania samodzielnie z pozwem w razie naruszenia patentu, przy czym tego rodzaju postanowienie umowne wywierałoby skutek wyłącznie pomiędzy stronami i nie mogłoby pozbawić patentowo współuprawnionego legitymacji czynnej. Do zasądzonych roszczeń finansowych nie znajduje zastosowania art. 72 ust. 2 PrWłPrzem1, natomiast, zgodnie z art. 72 ust. 3 PrWłPrzem, stosuje się w takim wypadku przepisy KC o współwłasności w częściach ułamkowych, chyba że współuprawnieni umówili się inaczej. Z art. 207 KC wynika, że pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej (a więc także uzyskane odszkodowania) przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów.   Trudniejszym problemem jest rozstrzygnięcie ewentualnej kolizji w zakresie wykonywania prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia patentu pomiędzy patentowo uprawnionym a licencjobiorcą wyłącznym. Powstaje przede wszystkim pytanie, czy z punktu widzenia prawa materialnego nie mamy tu do czynienia z solidarnością wierzycieli, a więc z jednym długiem, który wygaśnie przez zaspokojenie któregokolwiek z wierzycieli. Jednak bliższa analiza podstaw prawnych legitymacji materialnej licencjobiorcy wyłącznego oraz analiza odrębności interesów ekonomicznych obu wierzycieli prowadzi do odmiennego wniosku, tj. do przyjęcia, że występują tu dwie odrębne wierzytelności. Nie ulega wątpliwości, że patentowo uprawniony nie traci swoich uprawnień do dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem także po udzieleniu licencji wyłącznej. Interesy ekonomiczne uprawnionego z patentu nie ograniczają się bowiem do opłat licencyjnych, nawet po udzieleniu licencji wyłącznej, gdyż naruszenie prawa może powodować obniżenie wartości rynkowej chronionego patentem rozwiązania. Udzielenie następnej licencji, po wygaśnięciu poprzedniej, lub przeniesienie prawa może w takiej sytuacji być utrudnione lub nastąpić na gorszych warunkach finansowych2. Nie budzą wątpliwości także oddzielne szkody po stronie licencjobiorcy. Zgodnie z art. 76 ust. 6 PrWłPrzem uprawniony z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru może na równi z uprawnionym z patentu dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu, chyba że z umowy licencyjnej wynika co innego. Zatem nie jest wykluczone równoczesne dochodzenie roszczeń przez patentowo uprawnionego oraz licencjobiorcę. Skoro ich roszczenia są niezależne, to każdy z nich ma prawo dochodzić wyrównania własnego uszczerbku wynikającego z naruszenia3, a naruszyciel nie będzie mógł żądać obniżenia odszkodowania dla patentowo uprawnionego o odszkodowanie zasądzone na rzecz licencjobiorcy. Zakres legitymacji materialnej licencjobiorcy wyłącznego ogranicza się jednak do zakresu prawa uzyskanego w drodze umowy licencyjnej. Na podstawie art. 287 ust. 1, w połączeniu z art. 76 ust. 6 PrWłPrzem licencjobiorca wyłączny jest uprawniony do dochodzenia wszystkich roszczeń określonych w art. 287. Przyjęta w art. 287 ust. 1 PrWłPrzem regulacja jest w pełni zgodna z art. 4 dyrektywy 2004/48, w którym przewidziano, iż państwa członkowskie uznają za osoby uprawnione do ubiegania się o zastosowanie środków, procedur i środków naprawczych określonych w rozdziale II dyrektywy podmioty praw własności intelektualnej oraz inne osoby uprawnione do stosowania tych praw, zwłaszcza licencjobiorców, w zakresie dozwolonym przez przepisy odpowiedniego prawa. § 2. Znaczenie winy naruszyciela  Podmiotami naruszającymi patent mogą być producenci wytworów i urządzeń objętych monopolem patentowym, podmioty korzystające ze sposobu według wynalazku, ale165także sprzedawcy, w tym hurtownicy, dystrybutorzy, importerzy i inne osoby wprowadzające wytwory i urządzenia do obrotu. Korzystanie z wynalazku polega na stosowaniu wynalazku w procesie wytwarzania oraz na działaniach dotyczących wyrobów według wynalazku. Ochronie patentu służą roszczenia o charakterze negatoryjnym oraz kompensacyjnym (wyrównawczym). Ta pierwsza grupa roszczeń zmierza do zaniechania dalszych działań naruszających patent oraz do usunięcia źródeł naruszeń, zaś grupa druga – do wyrównania niekorzystnych skutków w majątku pokrzywdzonego. Roszczenia obronne przed dalszymi naruszeniami nie wymagają wykazywania wadliwości strony podmiotowej w postaci winy4. W systemie polskiego prawa własności przemysłowej wyrównanie uszczerbku w oparciu o roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści również nie wymaga wykazania winy naruszyciela. Zatem odpowiedzialność za naruszenie patentu jest – z wyjątkiem odpowiedzialności za szkodę – oparta na przesłance bezprawności, tj. wadliwości przedmiotowej5. W przypadku odpowiedzialności za naruszenie patentu możemy mówić wyłącznie o bezprawności zawężonej do naruszenia normy prawnej, gdyż sprzeczność korzystania z cudzego rozwiązania z zasadami współżycia społecznego nie może stanowić podstawy do przyjęcia naruszenia prawa z patentu. Jak podkreśla B. Czachórska-Jones, w przypadku korzystania z wynalazku bezprawność polegać będzie na tym, że pozwany nie będzie mógł przeciwstawić uprawnionemu własnego uprawnienia do korzystania z wynalazku, wynikającego czy to z umowy, czy z przepisów ustawy6. Przyjęcie samej bezprawności jako podstawy odpowiedzialności za naruszenie oznacza, że o odpowiedzialności nie decyduje świadomość naruszyciela o fakcie naruszania cudzych praw i nawet usprawiedliwione okolicznościami przekonanie o uprawnieniu do korzystania z wynalazku nie zwalnia od odpowiedzialności za naruszenie. Wina w znaczeniu subiektywnym ma znaczenie wyłącznie w odniesieniu do roszczeń o wyrównanie szkody, przy czym ustawodawca nie różnicuje odpowiedzialności w zależności od stopnia winy, przyjmując zasadę pełnego odszkodowania. Wina może być przypisana naruszycielowi wtedy, gdy wiedział o istnieniu cudzego patentu lub też nie dołożył należytej staranności, aby się o tym dowiedzieć. Ustawodawca wychodzi z założenia, że jawność wpisów w rejestrze patentowym pomaga w sprawdzeniu stanu prawnego uprawnień z patentu. W związku z tym w art. 228 ust. 4 PrWłPrzem ustanawia domniemanie, że wpisy w rejestrach są prawdziwe i każdemu jest znana ich treść. Wobec takiego domniemania to naruszyciel będzie musiał udowodnić, że treść wpisu nie była mu znana, a ponadto że brak stosownej wiedzy nie wynikał z niedochowania należytej staranności. Jak podkreśla P. Podrecki, istnienie wiedzy o prawie z patentu często stanowi jedyny element, który można dowieść naruszycielowi, gdyż takie elementy o cechach subiektywnych, jak zamiar naruszenia czy badanie stanu świadomości sprawcy są na ogół nie do wykazania7. Niedbalstwo – w postaci niedołożenia przez sprawcę należytej staranności w sprawdzeniu stanu prawnego – musi być zakwalifikowane jako wina nieumyślna. Ponieważ wiedza o istnieniu cudzych praw wyłącznych jest podstawowym elementem przyjęcia zawinienia, to w związku z tym powstaje pytanie, czy zawsze wiedza przesądza winę, czy też uzasadnione w danym przypadku przekonanie, iż podejmowane działania nie naruszają patentu, mogą stanowić podstawę wyłączenia winy. W doktrynie przeważa pogląd, że miara wymaganej staranności jest różna, w zależności od kwalifikacji podmiotowej. Jeśli chodzi o odpowiedzialność podmiotów wytwarzających produkty lub stosujących sposób według wynalazku, ich obowiązek sprawdzenia, czy podejmowana produkcja nie jest objęta ochroną patentową, sięga daleko. Ryzyko niepoprawnego przeprowadzenia badań co do ochrony patentowej obciąża całkowicie podmiot gospodarczy wytwarzający produkt8. Przyjmuje się tu miarę starannego działania profesjonalisty (art. 355 § 2 KC) oraz bierze się pod uwagę rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności9. Otrzymanie przez producenta wcześniejszego zawiadomienia od patentowo uprawnionego o jego uprawnieniach do rozwiązania, które będzie wykorzystywane przez producenta, powoduje dodatkowo surowszą ocenę staranności producenta. Należy zauważyć, że przypadki unieważnienia patentu nie są odosobnione, w związku z czym podmiot podejmujący produkcję według cudzego opatentowanego rozwiązania musi sam ocenić, czy istnieją dostatecznie poważne powody unieważnienia patentu.166Podnosi się często w doktrynie, że ryzyko w sferze oceny granic ochrony prawem patentowym jest stosunkowo duże. Gdyby założyć, że dla przyjęcia winy wystarcza wiedza o istnieniu cudzego prawa z patentu, zakres swobody gospodarczej byłby nadmiernie ograniczony. Dlatego wydaje się, że opinie niezależnych, poważnych ekspertów w przedmiocie braku ryzyka naruszenia cudzego prawa mogą stanowić podstawę przyjęcia przez sąd, że naruszyciel wykazał należytą staranność w zbadaniu stanu prawnego i chociaż zostanie ostatecznie stwierdzone, iż narusza patent, to nie można mu przypisać winy. Przyjmuje się także, że podjęcie kroków w celu uzyskania własnego patentu na rozwiązanie, które ma być przedmiotem korzystania, i odmowa udzielenia prawa z patentu ze względu na przeciwstawienie w zakresie nowości rozwiązania wcześniej opatentowanego, wskazuje, że naruszyciel działał w sposób zawiniony. Warto przypomnieć, że w art. 13 dyrektywy 2004/48 roszczenie odszkodowawcze powiązane jest ze świadomością sprawcy co do faktu naruszania cudzego prawa lub z brakiem należytej staranności, rozumianej jako posiadanie rozsądnych podstaw do posiadania wiedzy o cudzych prawach. Tę ostatnią przesłankę można rozumieć jako rozsądne podstawy do posiadania wiedzy nie tylko o istnieniu cudzych praw, ale także o ich zakresie.  Trudniejsza jest ocena staranności wymaganej od importerów, hurtowników i innych podmiotów wprowadzających towary do obrotu. Podmioty te mają bowiem dużo mniejsze możliwości sprawdzenia tego, czy wprowadzanie produktu do obrotu nie narusza cudzych praw patentowych, a ponadto nie można od nich wymagać ponoszenia wysokich kosztów sprawdzania stanu prawnego związanego z określonymi rozwiązaniami. Coraz częściej – wraz ze wzrostem świadomości wagi ekonomicznej i wysokiego poziomu ochrony praw własności intelektualnej – prezentowany jest pogląd, że każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność w określonej branży musi badać stan ochrony prawnej rozwiązań, które będzie wykorzystywał. Podkreśla się jednak jednocześnie, że stopień staranności przedsiębiorcy musi być zrelatywizowany do rzeczywistych możliwości uzyskania wiedzy potrzebnej do oceny ryzyka naruszenia i zależy od skali i zakresu prowadzonej działalności10.  Dla przyjęcia, iż powstała odpowiedzialność za naruszenie patentu, nie jest konieczna wiedza o rzeczywiście uprawnionym z patentu – istotna jest wiedza o istnieniu prawa.  Przeniesienie patentu nie wymaga dla swej skuteczności wpisu do rejestru patentowego, ale zgodnie z art. 67 ust. 3 PrWłPrzem przeniesienie patentu staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą jego wpisu do rejestru. Również licencje obciążające patent nie muszą być dla swej skuteczności wpisane do rejestru patentowego. Rejestr patentowy nie jest zatem źródłem pełnej wiedzy o uprawnionych do rozporządzania prawem i uprawnionych do korzystania z niego, ale pozostaje niewątpliwie podstawowym źródłem wiedzy o istnieniu ochrony.   Zgodnie z art. 288 PrWłPrzem roszczenia z tytułu naruszenia patentu, jeżeli sprawca działał w dobrej wierze, mogą być dochodzone za okres rozpoczynający się po dniu, w którym Urząd Patentowy dokonał ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku, a w przypadku wcześniejszego powiadomienia przez uprawnionego osoby naruszającej prawo o dokonanym zgłoszeniu – od daty tego powiadomienia. Na gruncie powyższej regulacji należy postawić pytanie o sposób rozumienia dobrej wiary domniemanego naruszyciela. Ustawa – Prawo własności przemysłowej nie definiuje pojęcia dobrej i złej wiary. Stosując art. 7 KC, należy przyjąć domniemanie istnienia dobrej wiary korzystającego z wynalazku. Uprawniony z patentu będzie musiał udowodnić, od kiedy korzystający z wynalazku wiedział, iż rozwiązanie, z którego korzysta, podlega ochronie...