Uprawnienia właściciela znaku towarowego

Monitor Prawniczy | 19/2015
Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że przepis art. 5 dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, iż właściciel znaku towarowego zarejestrowanego w jednym lub większej liczbie państw członkowskich może sprzeciwić się temu, aby osoba trzecia objęła procedurą zawieszenia poboru akcyzy towary oznaczone tym znakiem towarowym po wprowadzeniu ich, bez zgody tego właściciela, na obszar EOG oraz po dopuszczeniu ich do swobodnego obrotu.

Bacardi & Company Ltd i Bacardi International Ltd (dalej jako: Bacardi) wytwarza i sprzedaje napoje alkoholowe. Jest ona właścicielem różnych znaków towarowych odnoszących się do tych towarów. Na zlecenie Van Caem International BV (przedsiębiorstwo działające w branży międzynarodowego handlu markowymi towarami; dalej jako: Caem) kilka partii transportowanych do Niderlandów z państwa trzeciego towarów oznaczonych znakiem Bacardi zostało umieszczonych w składzie TOP Logistics BV (dalej jako: TOP) w porcie w Rotterdamie. Te towary zostały objęte zawieszającą procedurą celną tranzytu zewnętrznego lub procedurą składu celnego. Niektóre z tych towarów zostały następnie dopuszczone do swobodnego obrotu i objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Bacardi nie zgodziła się na wprowadzenie tych towarów na obszar EOG. Ponadto, powzięła informację, że kody towarów zostały usunięte z butelek stanowiących część tych partii towarów, uzyskała ich sądowe zajęcie. W pytaniach prejudycjalnych sąd odsyłający dążył do ustalenia, czy art. 5 dyrektywy 89/104 mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego zarejestrowanego w jednym lub większej liczbie państw członkowskich może sprzeciwić się temu, aby osoba trzecia objęła procedurą zawieszenia poboru akcyzy towary oznaczone tym znakiem towarowym po wprowadzeniu ich, bez zgody tego właściciela, na obszar EOG oraz po dopuszczeniu ich do swobodnego obrotu? Z orzecznictwa TS wynika, że właściciel znaku towarowego zarejestrowanego w jednym lub większej liczbie państw członkowskich powinien móc kontrolować pierwsze wprowadzenie do obrotu w EOG towarów oznaczonych tym znakiem towarowym (wyroki: Zino Davidoff i Levi Strauss, od C 414/99 do C 416/99, pkt 33; Makro Zelfbedieningsgroothandel i in., C 324/08, pkt 32; L’Oréal i in., C 324/09, pkt 60). Aby urzeczywistnić powyższy cel art. 5 dyrektywy 89/104 przyznaje właścicielowi znaku towarowego wyłączne prawo pozwalające mu m.in. na zakazanie wszystkim osobom trzecim dokonywania przywozu towarów oznaczonych jego znakiem towarowym, ich oferowania, wprowadzania do obrotu lub ich magazynowania w tych celach bez jego zgody (wyroki: Van Doren + Q, C 244/00, pkt 33; Peak Holding, C 16/03, pkt 34). W odniesieniu do rozpatrywanych w postępowaniu głównym towarów uiszczono opłaty przywozowe oraz dopuszczono je do swobodnego obrotu. Stanowiły one przedmiot przywozu w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. c) dyrektywy 89/104 (wyrok Class International, C 405/03, pkt 43, 44; postanowienie Canon, C 449/09, pkt 18). Ponadto, są one objęte jedną z kategorii towarów wskazanych w art. 3 ust. 1 dyrektywy 92/12, a zgodnie z art. 5 ust. 1 tej dyrektywy stały się także towarami przywiezionymi w rozumieniu tej dyrektywy, od chwili, gdy przestały być objęte procedurą celną. Zgodnie z określonymi w dyrektywie 92/12 regułami w czasie umieszczenia w składzie podatkowym nie uiszcza się podatku akcyzowego i w konsekwencji danych towarów nie można jeszcze dopuścić do konsumpcji. Jak wskazali Bacardi i rząd francuski z art. 5 ust. 3 dyrektywy 89/104 wynika, że właściciel znaku towarowego nie musi wcale czekać na dopuszczenie do konsumpcji towarów oznaczonych jego znakiem towarowym, aby wykonać swoje prawo wyłączne. Może także sprzeciwić się niektórym działaniom, których dopuszczono się bez jego zgody przed tym dopuszczeniem do konsumpcji. Analizując art. 5 ust. 3 w zw. z art. 5 ust. 1, TS stwierdził, że działania podmiotu gospodarczego, takiego jak w niniejszej sprawie Caem – polegające na przywozie do UE towarów bez zgody właściciela znaku towarowego i na objęciu tych towarów procedurą zawieszenia poboru akcyzy poprzez ich przechowywanie w składzie podatkowym w oczekiwaniu na uiszczenie podatku akcyzowego i dopuszczenie do konsumpcji – należy zakwalifikować jako „używanie w obrocie handlowym oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów [...] identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany” w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104. Caem nie używa tego oznaczenia w ramach czynności dokonywanych z udziałem konsumentów. Jednakże – zdaniem TS – pod rygorem pozbawienia art. 5 ust. 3 dyrektywy 89/104 skuteczności (effet utile), zawartych w art. 5 ust. 1 wyrażeń „używanie” i „w obrocie handlowym” nie można interpretować w ten sposób, że dotyczą one wyłącznie bezpośrednich stosunków między przedsiębiorcą a konsumentem. Trybunał uściślił, że pojęcie „używanie” oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym w rozumieniu art. 5 dyrektywy 89/104 ma miejsce, gdy dany podmiot gospodarczy używa tego oznaczenia w ramach własnej działalności handlowej (wyrok Google France i Google, pkt 56). Przykładowo, gdy podmiot gospodarczy dokonuje przywozu lub przekazuje składującemu, w celu wprowadzenia do obrotu, towary oznaczone znakiem towarowym, którego nie jest właścicielem. Zgodnie z orzecznictwem TS wyrażenie „w obrocie handlowym” dotyczy sytuacji, w której, oznaczenie jest używane w obrocie handlowym, jeżeli odbywa się to w kontekście działalności handlowej mającej na celu przysporzenie korzyści gospodarczej, a nie w sferze prywatnej (wyroki: Arsenal Football Club, C 206/01, pkt 40; Céline, C 17/06, pkt 17). Sytuacja taka ma miejsce w przypadku, gdy – tak jak w niniejszej sprawie – podmiot gospodarczy, działający w dziedzinie handlu równoległego towarami oznaczonymi znakiem towarowym, przywozi i składuje takie towary. Natomiast, jeśli chodzi o składującego, takiego jak TOP, TS stwierdził, że świadczenie przez nią usług składowania towarów oznaczonych znakiem towarowym innej osoby nie stanowi używania oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, dla których ten znak towarowy został zarejestrowany, lub podobnych do nich. W zakresie, w jakim ten usługodawca umożliwia swojemu klientowi takie używanie, roli tego usługodawcy nie należy oceniać w świetle przepisów dyrektywy 89/104 (wyrok Frisdranken Industrie Winters, C 119/10, pkt 28–35). Trybunał przypomniał, że podstawowa funkcja wskazania pochodzenia pozwala na określenie towaru lub usługi oznaczonych znakiem towarowym jako pochodzących z danego przedsiębiorstwa, a tym przedsiębiorstwem jest to, pod którego kontrolą następuje sprzedaż towaru lub usługi (wyrok Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C 409/12, pkt 20). A zatem jak wskazali Bacardi i francuski rząd, każde działanie osoby trzeciej, utrudniające właścicielowi znaku towarowego zarejestrowanego w jednym lub większej liczbie państw członkowskich wykonywanie jego prawa do kontrolowania pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG towarów oznaczonych tym znakiem towarowym, poprzez swój charakter narusza tę istotną funkcję znaku towarowego. Przywóz towarów bez zgody właściciela danego znaku towarowego i przechowywanie tych towarów w składzie podatkowym w oczekiwaniu na ich dopuszczenie do konsumpcji w UE powodują pozbawieniem właściciela tego znaku towarowego możliwości kontroli szczegółowych warunków pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG towarów oznaczonych jego znakiem towarowym. W opinii TS powyższej analizy nie podaje w wątpliwość sytuacja, w której towary przywiezione i objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy mogą następnie zostać wywiezione do państwa trzeciego i nie będą nigdy dopuszczone do konsumpcji w państwie członkowskim. Ta ewentualność nie stoi na przeszkodzie stosowaniu przepisów odnoszących się do znaków towarowych w stosunku do towarów przywiezionych na obszar UE. Ponadto, sam wywóz również stanowi czynność wskazaną w art. 5 ust. 3 dyrektywy 89/104. Reasumując TS orzekł, że przepis art. 5 dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, iż właściciel znaku towarowego zarejestrowanego w jednym lub większej liczbie państw członkowskich może sprzeciwić się temu, aby osoba trzecia objęła procedurą zawieszenia poboru akcyzy towary oznaczone tym znakiem towarowym po wprowadzeniu ich, bez zgody tego właściciela, na obszar EOG oraz po dopuszczeniu ich do swobodnego obrotu. Wyrok TS z 16.7.2015 r., TOP Logistics i in., C 379/14 Źródło: www.curia.eu opracowała: dr Ewa Skibińska - adiunkt na WPiA UKSW w Warszawie