Od momentu wejścia na rynek w Zjednoczonym Królestwie Budějovický Budvar, národní podnik (browar z siedzibą w České Budějovice, Republika Czeska; dalej jako: Budvar) i Anheuser-Busch Inc. (browar z siedziba w Saint Louis, Stany Zjednoczone; dalej jako: Anheuser-Busch) sprzedają każdy własne piwo pod oznaczeniem słownym „Budweiser” lub innymi określeniami zawierającymi to oznaczenie. Jakkolwiek nazwy są identyczne, piwa Budvar i Anheuser-Busch nie mają tych samych właściwości. Ich smak, cena i wygląd zawsze się różniły, a konsumenci wyraźnie dostrzegają różnicę, chociaż oczywiście istnieje niewielkie prawdopodobieństwo pomyłki.
Na rzecz Budvaru dokonano w Zjednoczonym Królestwie dwóch rejestracji znaku towarowego – dotyczącej oznaczeń: Bud (zgłoszenie z listopada 1976 r.) i Budweiser (zgłoszenie z czerwca 1989 r.). Anheuser-Busch jest natomiast uprawnionym z rejestracji znaku towarowego Budweiser (zgłoszenie z grudnia 1979 r.). W maju 2005 r. Anheuser-Busch złożył w United Kingdom Trade Marks Registry wniosek o unieważnienie rejestracji tego znaku dokonanej na rzecz Budvaru.
W pytaniu prejudycjalnym sąd krajowy zmierzał do ustalenia m.in. czy „tolerowanie”, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21.12.1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, jest pojęciem prawa Unii.
Trybunał stwierdził, że art. 9 dyrektywy 89/104 dokonuje pełnej harmonizacji warunków, na jakich właściciel zarejestrowanego późniejszego znaku towarowego może, w ramach utraty roszczenia w wyniku tolerowania, zachować swe prawa do znaku, w przypadku, gdy właściciel wcześniejszego identycznego znaku towarowego wniesie o unieważnienie rejestracji znaku późniejszego lub sprzeciwi się jego używaniu. Przepisy dyrektywy 89/104 nie zawierają definicji pojęcia „tolerowanie” i nie odsyłają wyraźnie do prawa państw członkowskich. W opinii TS ten termin stanowi pojęcie prawa Unii, którego znaczenie i zakres powinny być identyczne we wszystkich państwach członkowskich. Dlatego do TS należy nadanie temu pojęciu autonomicznej i jednolitej wykładni w porządku prawnym Unii. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem TS, ustalenie znaczenia i zakresu pojęć, których definicji prawo Unii nie zawiera, powinno być dokonywane zgodnie z ich zwyczajowym znaczeniem w języku potocznym, przy jednoczesnym uwzględnieniu kontekstu, w którym są one użyte, i celów uregulowania, którego są częścią (wyroki: w sprawie C 336/03, easyCar, pkt 21; w sprawie C 549/07, Wallentin-Hermann, pkt 17; w sprawie C 151/09, UGT-FSP, pkt 39). Co więcej, preambuła aktu prawa UE może doprecyzować jego treść (wyrok w sprawie C 344/04, IATA i ELFAA, pkt 76).
Trybunał zauważył, że termin „tolerowanie” różni się wobec tego od pojęcia „zgody” zawartego w art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104, a która powinna być wyrażona w sposób jednoznacznie wskazujący wolę zrzeczenia się praw (wyrok w sprawach połączonych Zino Davidoff i Levi Strauss, pkt 45). Pojęcie „tolerowanie” zakłada, że podmiot tolerujący pozostaje bezczynny wobec sytuacji, której mógłby się sprzeciwić.
| Trybunał orzekł, iż tolerowanie w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 jest pojęciem prawa Unii i nie można uznać, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego tolerował długotrwałe i utrwalone używanie w dobrej wierze przez osobę trzecią znaku identycznego z jego własnym, o którym to używaniu wiedział od dawna, jeżeli był pozbawiony wszelkiej możliwości sprzeciwienia się tej sytuacji. |
Następnie TS odniósł się do wątpliwości sądy krajowego, czy przewidziany w art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 termin utraty roszczenia w wyniku tolerowania może rozpocząć bieg przed zarejestrowaniem wcześniejszego znaku towarowego. Trybunał stwierdził, że rejestracja wcześniejszego znaku towarowego w danym państwie członkowskim nie stanowi warunku koniecznego do rozpoczęcia biegu terminu utraty roszczenia w wyniku tolerowania w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104. Przesłankami koniecznymi do rozpoczęcia biegu tego terminu, których spełnienie powinien ustalić sąd krajowy, są:
– rejestracja późniejszego znaku towarowego w danym państwie członkowskim,
– okoliczność, że znak ten został zgłoszony do rejestracji w dobrej wierze,
– fakt używania późniejszego znaku towarowego przez właściciela w państwie członkowskim, w którym znak ten został zarejestrowany oraz
– wiedza właściciela wcześniejszego znaku towarowego o rejestracji znaku późniejszego oraz o okoliczności jego używania po dokonaniu rejestracji.
Kolejne uwagi TS dotyczyły wykładni art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 z punktu widzenia podstawowej funkcji znaku towarowego. Przepis ten przewiduje, iż za nieważny uznaje się zarejestrowany już znak, jeżeli jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym, a towary lub usługi, dla których znak został zarejestrowany, są identyczne z towarami lub usługami, dla których wcześniejszy znak towarowy jest chroniony. Trybunał stwierdził, że ten przepis należy interpretować w ten sposób, iż rejestracja późniejszego znaku towarowego może zostać unieważniona, jeżeli znak ten jest identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym, towary, dla których został on zarejestrowany, są identyczne z towarami, dla których chroniony jest znak wcześniejszy, a używanie późniejszego znaku towarowego wpływa lub może negatywnie wpływać na podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów.
Jednak TS uznał, iż w niniejszej sprawie używanie przez Budvar znaku towarowego Budweiser w Zjednoczonym Królestwie nie wpływa lub nie jest w stanie negatywnie wpływać na podstawową funkcję znaku towarowego Budweiser należącego do Anheuser-Busch. Trybunał wskazał, że po pierwsze, zarówno Anheuser-Busch, jak i Budvar sprzedawały w Zjednoczonym Królestwie swoje piwo pod oznaczeniem słownym Budweiser lub pod znakiem towarowym zawierającym to oznaczenie przez blisko 30 lat przed dokonaniem ich rejestracji. Po drugie, uzyskały zezwolenie na wspólną i jednoczesną rejestrację swoich znaków towarowych Budweiser na mocy wyroku z 2000 r. Po trzecie, chociaż Anheuser-Busch dokonał zgłoszenia określenia Budweiser do rejestracji w charakterze znaku towarowego w Zjednoczonym Królestwie wcześniej niż Budvar, to te przedsiębiorstwa od początku używały tych znaków towarowych w dobrej wierze. Po czwarte, jakkolwiek nazwy są identyczne, to konsumenci w Zjednoczonym Królestwie wyraźnie dostrzegają różnicę między piwami Budvaru a piwami Anheuser-Busch, ponieważ ich smak, cena i wygląd zawsze się różniły. Po piąte, współistnienie tych dwóch znaków towarowych na rynku Zjednoczonego Królestwa wskazuje na to, że nawet jeżeli są one identyczne, to piwa Anheuser-Busch i Budvaru można wyraźnie rozpoznać, że są one wytwarzane przez dwa różne przedsiębiorstwa.
| Dlatego TS orzekł, że przepis art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie może domagać się unieważnienia rejestracji identycznego późniejszego znaku towarowego określającego identyczne towary w przypadku długotrwałego jednoczesnego używania tych dwóch znaków w dobrej wierze, jeżeli, w okolicznościach takich jak w niniejszym postępowaniu, używanie to nie wpływa lub nie jest w stanie negatywnie wpływać na podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów lub usług. |
Wyrok TS z 22.9.2011 r. w sprawie C 482/09, Budějovický Budvar, národní podnik przeciwko Anheuser-Busch Inc.
opracowała: dr Ewa Skibińska
adiunkt na WPiA UKSW w Warszawie
