Amortyzacja prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego a znak renomowany – czy brak spójności w orzecznictwie sądowoadministracyjnym?

Amortyzacja prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego a znak renomowany – czy brak spójności w orzecznictwie sądowoadministracyjnym?

Monitor Podatkowy | 2/2011
Moduł: prawo podatkowe, własność intelektualna
Marcin Trzebiatowski

Organy skarbowe, w ślad za sądami administracyjnymi, negują możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych z tytułu korzystania z prawa do znaku towarowego, który nie został wpisany przez Urząd Patentowy do rejestru znaków – poza pewnymi wyjątkami. Mimo to przedsiębiorcy stale ubiegają się o uznanie takiej możliwości. Tymczasem najnowsze wyroki wymienionych sądów dotyczące amortyzacji jeszcze bardziej ograniczają tę możliwość. Natomiast wyroki tych sądów dotyczące ochrony znaków niezarejestrowanych wydają się z kolei dawać podstawę do rozszerzenia granic ich amortyzacji. Powstaje więc pytanie o spójność stanowiska orzecznictwa w kwestii amortyzacji prawa do znaku.

Problem

Zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: PDOPrU)1, jak również art. 22b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PDOFizU)2, możliwe jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu korzystania z prawa do znaku towarowego. Spór o zakres zastosowania powołanych przepisów, a więc granice dopuszczalnej amortyzacji, jest sporem o rozumienie występującego w nich pojęcia „prawa do znaku towarowego”, określonego przepisami Prawa własności przemysłowej (dalej: PWPU)3. Dokładniej rzecz biorąc, jest sporem o to, jakie rodzaje znaków towarowych, czy raczej jakie prawa do tych znaków, są regulowane i chronione przepisami PWPU.

Ustalenie powyższej okoliczności jest możliwe na podstawie stanowiska sądów administracyjnych dotyczącego amortyzacji praw do znaku towarowego, ale rozpatrywanego w świetle ich stanowiska dotyczącego ogólnie ochrony prawa do tego znaku. W szczególności jest wynikiem zestawienia wymienionych stanowisk, odnoszących się do konkretnych rodzajów znaków, zwłaszcza do znaku niezarejestrowanego. Zestawienie takie powinno więc dać odpowiedź na pytanie, czy pod wskazanym wyżej pojęciem mieści się także prawo do niezarejestrowanego znaku towarowego.

Wspomniane zestawienie wydaje się ujawniać rozbieżność oceny przez wymienione sądy prawa do znaku niezarejestrowanego i jego ochrony na gruncie przepisów PWPU w stosunku do oceny charakteru tego prawa z punktu widzenia powołanych przepisów PDOPrU i PDOFizU. Dlatego uzasadnione jest skonfrontowanie tych ocen i rozstrzygnięcie, czy rzeczywiście są one niespójne. W razie zaś potwierdzenia niespójności pożądane jest wskazanie na sposób, w jaki powinna być ona usunięta.

Amortyzacja prawa do znaku niezarejestrowanego w świetle orzecznictwa

Stanowisko orzecznictwa dotyczące amortyzacji prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego było już przedmiotem analizy w literaturze, i to z punktu widzenia różnych, szczegółowych aspektów4. Niemniej w celu wyraźniejszego zaznaczenia istoty powyższego zagadnienia warto dokonać podsumowania tego stanowiska. Podsumowanie takie jest uzasadnione również ze względu na nowe orzeczenia sądowe w tej kwestii. Wymienione orzeczenia – z uwagi na coraz większą kategoryczność formułowanych w nim opinii – rzucają jeszcze mocniejsze światło na treść przedmiotowego stanowiska orzecznictwa i leżącą u jego podstaw argumentację.

W orzecznictwie przyjmuje się na ogół przedstawione poniżej założenia w omawianej kwestii.

Ustalenie znaczenia pojęcia „prawa do znaku towarowego”, o którym mowa w art. 16b ust. 1 pkt 6 PDOPrU, nie jest możliwe na podstawie przepisów tej ustawy. Sama PDOPrU nie definiuje tego pojęcia, jak również nie definiuje pojęcia „znaku towarowego”. W związku z tym uzasadnione jest odwołanie się w tym zakresie do odrębnej regulacji prawnej, obowiązującej w okresie ujęcia znaku towarowego na liście środków trwałych w grupie wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Problematykę „znaków towarowych”, regulowaną obecnie przez przepisy PWPU, normowała do niedawna ustawa o znakach towarowych (dalej: ZnakTU)5. Nie używała ona pojęcia „prawa do znaku towarowego”. Posługiwała się pojęciem „prawa z rejestracji znaku towarowego”. Według niej ochronę znaku uzyskiwało się przez jego rejestrację, a na zarejestrowany znak towarowy wydawało się świadectwo ochronne (art. 10 ust. 1 i 2). Decyzja o rejestracji znaku tworzyła podmiotowe prawo jego używania i oznaczania nim towarów i usług (art. 1 i art. 5 pkt 3 ZnakTU). Przepisy PWPU również nie posługują się pojęciem „prawa do znaku towarowego”. Używają natomiast pojęcia „prawa ochronnego na znak towarowy” (art. 121 PWPU). Udzielenie tego prawa następuje w drodze decyzji (art. 147 ust. 1 PWPU), a udzielone prawa ochronne podlegają wpisowi do rejestru znaków towarowych. Stosownie do art. 153 PWPU przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze RP (art. 153 PWPU). Prawo wyłącznego używania znaku towarowego jest prawem majątkowym, które w czasie trwania prawa ochronnego jest skuteczne erga omnes na terytorium RP6.

Przewidziana zarówno na gruncie ustawy o znakach towarowych, jak i w przepisach PWPU instytucja zgłoszenia znaku towarowego do Urzędu Patentowego w celu wydania (poprzednio) decyzji o rejestracji znaku towarowego lub (obecnie) decyzji o udzieleniu prawa ochronnego tworzy prawo z takiego zgłoszenia. Prawo to, jakkolwiek zbywalne (art. 162 ust. 6 PWPU), nie było i nie jest jednak „prawem do znaku towarowego”, w rozumieniu przepisów tych ustaw7.

Ponadto niezależnie od znaków zarejestrowanych dopuszczone były w obrocie znaki towarowe niezarejestrowane. Używanie takiego znaku nie było jednak wykonywaniem prawa podmiotowego, lecz zachowaniem prawnie obojętnym, które wynika z dopuszczenia do obrotu znaków niezarejestrowanych8.

Wobec tego niezbędne jest rozróżnienie pojęcia znaku towarowego od prawa do tego znaku. Powstanie znaku towarowego jest niezależne od jakiejkolwiek procedury prawnej. Dochodzi do niego de facto z momentem zastosowania wybranego przez przedsiębiorcę oznaczenia w funkcji znaku towarowego, a więc z oznaczaniem jego towarów i usług. Tymczasem rejestracja znaku, która ma charakter fakultatywny, decyduje o nadaniu temu znakowi prawa ochronnego, określonego przez szczegółowe regulacje prawne. Prawo ochronne na znak towarowy posiada charakter dwuaspektowy. Po pierwsze, w ramach tego prawa można wyróżnić pewien ogół uprawnień z niego wynikający. Prawo to zakłada uprawnienie do używania znaku. Używanie takie polega przede wszystkim na posługiwaniu się znakiem przez uprawnionego do niego przedsiębiorcę dla odróżnienia na rynku jego towarów lub usług oraz na pobieraniu ze znaku pożytków cywilnych. Prawo ochronne do znaku może też stanowić przedmiot obrotu i dziedziczenia (art. 162 PWPU). Natomiast drugą płaszczyzną omawianego prawa jest wyłączność eksploatacji znaku, tj. obowiązek o charakterze erga omnes, nieingerowania w uprawnienia przysługujące uprawnionemu do znaku. Oznacza to, że korzystanie ze znaku i rozporządzanie prawem ochronnym odbywa się z wyłączeniem innych osób, a więc inne podmioty mają obowiązek powstrzymywania się od działań naruszających używanie znaku przez uprawnionego. W obszarze ustawy PWPU używanie znaku towarowego nie stanowi samodzielnie realizacji – niezależnego od prawa ochronnego – prawa do tego znaku. Jest zaś stanem faktycznym, objętym zakresem prawa ochronnego udzielonego na znak. Jeżeli dany podmiot korzysta ze znaku towarowego, który nie został zarejestrowany, będzie wykonywać tylko pewne czynności faktyczne nieobjęte prawem do tego znaku. Z niematerialnego charakteru znaku wynika, że [...]